Histórico fallo del TCA sobre la marca "TEQUILA" habilita al famoso boliche a operar con su nombre en Uruguay

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software (Dnpirs); del Ministerio de Industria, Energía y Minería; que había denegado el registro de la marca "TEQUILA" para servicios de clubes nocturnos y discotecas.

Esta sentencia (N.º 476/2026) constituye un precedente (leading case) ya que es la primera vez que un tribunal uruguayo reconoce que una marca puede coexistir con una denominación de origen (D.O.) registrada en Uruguay, cuando se trata de productos y servicios claramente diferenciados, explicaron desde FERRERE -firma que trabajó el caso con su equipo de Propiedad Intelectual-.

Según señalaron desde la firma, el empresario argentino y fundador de la discoteca Tequila de Buenos Aires (Argentina), Osvaldo Horacio Brucco, solicitó el registro de la marca mixta "TEQUILA" para servicios de entretenimiento. La solicitud fue rechazada en noviembre de 2023 tras la oposición del Consejo Regulador del Tequila A.C. de México, que invocó la protección de "Tequila" como denominación de origen bajo la ley uruguaya y el Tratado de Libre Comercio con México de 2003.

El caso, de acuerdo a FERRERE, presentaba cierta complejidad ya que "Tequila" contaba con registro vigente como denominación de origen en la categoría de bebidas alcohólicas en Uruguay. En el caso de las sentencias anteriores que abordaron casos similares, trataban de denominaciones de origen que, aunque eran reconocidas internacionalmente, no se encontraban registradas en Uruguay.

Tequila Club.

En el caso de "TEQUILA", la firma de abogados desarrolló una estrategia probatoria por la que acreditó que la marca del empresario argentino contaba con un registro anterior, por lo que había "coexistido pacíficamente" con la denominación de origen para bebidas alcohólicas, lo que evidenció que no existía vulneración de derechos de terceros.

Del mismo modo, "se demostró que Tequila es un referente emblemático del entretenimiento rioplatense, con abrumador reconocimiento público que trasciende fronteras, tanto en Buenos Aires, como en la costa uruguaya", señalaron desde FERRERE.

Además, acreditaron que en diversas jurisdicciones existen marcas "Tequila" registradas para productos y servicios distintos a la bebida alcohólica, aún en presencia de la denominación de origen. Según la firma de abogados, este hallazgo fue "clave para sostener que el principio de especialidad opera con plena vigencia incluso frente a denominaciones de origen protegidas".

A su vez, destacaron que ni el Estado ni el Consejo Regulador mexicano lograron acreditar confusión real en el público consumidor entre los servicios de entretenimiento y la bebida alcohólica. Si bien el TCA había resuelto un caso con ciertas similitudes sobre la marca "Ginebra" (Sentencia N.º 490/2020), desde FERRERE explicaron que aquel presentaba menores dificultades ya que el término no constituía una denominación de origen registrada.

De este modo, el TCA resolvió que la denominación de origen "Tequila" protege exclusivamente la bebida alcohólica y que su extensión a otros rubros carece de sustento normativo. Desde la firma de abogados señalaron que, por primera vez en Uruguay, un tribunal afirma que el principio de especialidad prima aún cuando existe una denominación de origen registrada, siempre que no se acredite confusión real ni vulneración de derechos de terceros. "Ninguna sentencia anterior había alcanzado esta conclusión frente a una denominación de origen con registro vigente en el país", afirmaron.

Crédito: Tequila Club.

Quienes lideraron el caso fueron Eugenia Contreras, abogada senior, y Alejandro Alterwain, consejero del equipo de Propiedad Intelectual de FERRERE, junto con Agustín Mayer, socio de la firma.

Según Contreras, “el trabajo probatorio fue central en este caso. Logramos construir una línea argumental sólida a partir de la coexistencia pacífica de la marca en Uruguay y de un relevamiento internacional que demostró que el principio de especialidad es reconocido en múltiples jurisdicciones, incluso frente a denominaciones de origen protegidas”.

En tanto, Alterwain afirmó que “era un caso sin antecedentes directos en la jurisprudencia uruguaya. La clave estuvo en articular el derecho marcario local con la práctica internacional y en acreditar que no existía confusión real en el consumidor, un extremo que finalmente no fue controvertido en el proceso”.

Por su parte, Mayer destacó que “este resultado refleja lo que buscamos como firma: que nuestros clientes sientan que están acompañados con profundidad y creatividad, especialmente cuando el camino no está trazado. Que la confianza depositada en el equipo se traduzca en un precedente de esta dimensión nos llena de orgullo”.